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“在中國完成的發(fā)明”的判斷

發(fā)布時間：

2024-09-09

　近日，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭審結(jié)一起有關(guān)血?dú)馍治鰞x技術(shù)的發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛上訴案件，涉及專利法上“在中國完成的發(fā)明”的判斷和保密審查義務(wù)的條件及審查基礎(chǔ)等問題。

　　該案中，美國理某公司系名稱為“一種體外醫(yī)療診斷裝置和系統(tǒng)”的發(fā)明專利的專利權(quán)人。萬某公司請求宣告涉案專利權(quán)無效，其主要理由是涉案專利技術(shù)方案系廣東省某科研項目成果，美國理某公司未報請保密審查將在中國完成的發(fā)明向國外申請專利，違反了專利法關(guān)于保密審查的規(guī)定；而涉案專利系美國理某公司以同樣的技術(shù)方案在中國申請并獲得授權(quán)的專利，不應(yīng)被授予專利權(quán)。國家知識產(chǎn)權(quán)局對此作出無效宣告請求審查決定（以下簡稱被訴決定）認(rèn)為，涉案專利的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容已于2010年上半年在國外完成，早于廣東省某科研項目開始時間，該項目應(yīng)為相關(guān)技術(shù)方案的產(chǎn)業(yè)化過程。基于當(dāng)事人的舉證，無法確認(rèn)涉案專利所涉發(fā)明完成地在中國，故維持涉案專利權(quán)有效。萬某公司不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，一審判決駁回其訴訟請求。萬某公司不服一審判決，向最高人民法院提起上訴。

　　最高人民法院二審認(rèn)為，2008年修正的專利法第二十條第一款規(guī)定：“任何單位或者個人將在中國完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國申請專利的，應(yīng)當(dāng)事先報經(jīng)國務(wù)院專利行政部門進(jìn)行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國務(wù)院的規(guī)定執(zhí)行。”第四款規(guī)定：“對違反本條第一款規(guī)定向外國申請專利的發(fā)明或者實(shí)用新型，在中國申請專利的，不授予專利權(quán)。”2010年修訂的專利法實(shí)施細(xì)則第八條第一款規(guī)定：“專利法第二十條所稱在中國完成的發(fā)明或者實(shí)用新型，是指技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容在中國境內(nèi)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型。”根據(jù)上述規(guī)定，判斷專利申請人是否負(fù)有報請保密審查的義務(wù)，取決于技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容是否在中國完成。

　　判斷已經(jīng)授權(quán)的專利是否因違反專利法關(guān)于保密審查的規(guī)定而應(yīng)當(dāng)被宣告無效，需要審查的是先于中國專利申請而在外國提起的專利申請技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容是否在中國完成。因此，原則上應(yīng)當(dāng)以向外國提出的專利申請文本為審查基礎(chǔ)。在能夠確認(rèn)中國專利申請與外國專利申請的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)相同的情況下，可以以中國專利申請文本作為審查基礎(chǔ)。

　　技術(shù)方案實(shí)質(zhì)性內(nèi)容完成地的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)根據(jù)在案證據(jù)，審查技術(shù)方案的形成過程、發(fā)明人完成技術(shù)方案實(shí)質(zhì)性內(nèi)容時的所在地等，結(jié)合所屬領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)規(guī)律，進(jìn)行綜合判斷。本案中，根據(jù)涉案專利發(fā)明人溝通郵件所記錄的技術(shù)內(nèi)容，結(jié)合廣東省某科研項目記載的項目背景、項目進(jìn)度等情況，從本領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化規(guī)律來看，可以認(rèn)定涉案專利技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容在廣東省某科研項目立項時即已完成，該項目應(yīng)為相關(guān)技術(shù)方案的產(chǎn)業(yè)化過程，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明涉案專利技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容是在中國境內(nèi)完成。故駁回上訴，維持原判。

　　該案彰顯了中國法院依法平等保護(hù)中外主體技術(shù)成果的裁判理念，對于切實(shí)保護(hù)申請人的合法權(quán)益、鼓勵中外科技創(chuàng)新合作具有積極意義。